Markenrecht – Eine Einführung – Teil 11 – Die Schutzhindernisse im Einzelnen

3.1.1 Die Schutzhindernisse im Einzelnen

Im Einzelnen:

• 1. Marken, die sich nicht grafisch darstellen lassen, § 8 Abs. 1 MarkenG.

Nach bisher (noch) geltendem Recht liegt ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 1 MarkenG vor, wenn sich das Zeichen, welches als Marke eingetragen werden soll, nicht grafisch darstellen lässt.
Durch die bereits erwähnte, kürzlich verabschiedete Richtlinie (EU-Markenrechtsrichtlinie 2015/2436 vom 16.12.2015) ist zu erwarten, dass sich § 8 Abs. 1 MarkenG an der EuGH-Rechtsprechung orientieren wird. Dadurch wird das Erfordernis der „grafischen Darstellbarkeit“ entfallen. Vielmehr können Zeichen aller Art als Marken eingetragen werden, soweit eine Darstellung gewählt wird, die dazu geeignet ist, dass die zuständigen Behörden den Schutzumfang eindeutig bestimmen können, Art. 3 b der RL 2015/2436. Das bedeutet, dass das Zeichen weiterhin darstellbar sein muss, aber nunmehr andere Formen als die grafische Darstellung gewählt werden können. Erwägungsgrund 13 der oben genannten Richtlinie spricht insoweit von einer Darstellung in geeigneter Form unter Verwendung allgemein zugänglicher Technologie, solange die Darstellung mit Mitteln erfolgt, die ausreichende Garantien bieten.

Art. 3 der Richtlinie 2015/2436:
„Marken können Zeichen aller Art sein, insbesondere Wörter, einschließlich Personennamen,
oder Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Farben, die Form oder Verpackung der Ware oder Klänge,
soweit solche Zeichen geeignet sind,

1. Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden und
2. in dem Register in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des ihrem Inhaber gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.“

Diese ab der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht bestehende Möglichkeit der anderweitigen Darstellung spielt insbesondere solchen Markenformen in die Hand, die sich bislang nicht oder nur schwer grafisch darstellen lassen.

Solange noch keine Umsetzung stattgefunden hat, verbleibt es bei dem Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit nach § 8 Abs. 1 MarkenG.
Für die grafische Darstellung ist erforderlich, dass sich das Zeichen zweidimensional eindeutig definieren lässt, in einer für den Verkehr klar erkennbaren Art. Eine textliche Beschreibung der grafischen Darstellung kann hilfreich sein, ersetzt jedoch nicht das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit.[1]

Näheres regeln die §§ 7 ff. der Markenverordnung.
So muss beispielsweise eine Bildmarke im Rahmen der Anmeldung zweidimensional dargestellt werden. Gleiches gilt für ein Zeichen, für welches dreidimensionaler Schutz beantragt wird – auch dieses muss im Rahmen der Anmeldung zweidimensional dargestellt werden.

§ 8 Abs. 1 Satz 1 MarkenV (Bildmarke):
„Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als Wort-Bild-Marke oder Bildmarke eingetragen werden soll, so ist der Anmeldung eine zweidimensionale grafische Wiedergabe der Marke beizufügen.“
§ 9 Abs. 1 Satz 1 MarkenV (3D-Marke):
„Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als dreidimensionale Marke eingetragen werden soll, so ist der Anmeldung eine zweidimensionale grafische Wiedergabe der Marke beizufügen.“
Lässt sich die Marke nicht wie gefordert darstellen, ist sie auch nicht grafisch darstellbar im Sinne dieses § 8 Abs. 1 MarkenG.

Allgemeine Anforderungen sind:

- Das Zeichen muss mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen so wiedergeben werden, dass es genau identifizierbar ist.
- Die grafische Darstellung der Marke muss im Register in sich abgeschlossen, leicht zugänglich und verständlich sein.
- Das Mittel der Darstellung muss eindeutig und objektiv sein.
- Die Darstellung im Register muss dauerhaft sein.[2]

Bei Hörmarken genügt es grundsätzlich die Notenfolge niederzuschreiben.

§ 11 Abs. 1 MarkenV (Hörmarke):
„Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als Hörmarke eingetragen werden soll, so ist der Anmeldung eine zweidimensionale grafische Wiedergabe der Marke beizufügen.“
Problematischer wird es indes bei moderneren Markenformen, wie die Geruchsmarke, Tastmarke oder Farbmarke, also solchen Zeichen, die den „sonstigen Markenformen“ des § 12 MarkenV unterfallen. Solche Zeichen zweidimensional grafisch darzustellen ist bekanntermaßen mit einigen Schwierigkeiten verbunden.

Geruchsmarken (olfaktorische Marken) werden nach § 8 Abs. 1 MarkenG in Verbindung mit § 12 MarkenV weiterhin nicht darstellbar sein. Die Angabe der chemischen Wurzel oder die Hinterlegung einer Geruchsprobe sind nicht ausreichend. Gleichwohl könnten Geruchsmarken eintragungsfähig sein, sobald die EU-Markenrechtsrichtlinie in nationales Recht umgesetzt wird.

Für Tastmarken ist es erforderlich, den die haptischen Reize auslösenden Gegenstand mit seinen Vertiefungen und Hervorhebungen zu beschreiben. Die Sinnenempfindung als solche muss jedoch nicht beschrieben werden.

Hologramme sind insoweit grafisch darstellbar, dass bei einfachen Hologrammen die Wiedergabe einzelner Bilder ausreicht. Dementsprechend sind komplexe Hologramme bislang nicht ausreichend grafisch darstellbar, da auch die Vorlage der Bilder auf sechs Stück begrenzt ist, § 9 Abs. 2 MarkenV.

Hörmarken können nach dem einschlägigen Notensystemen grafisch dargestellt werden, wobei nach mittlerweile umgesetzter EuGH-Rechtsprechung zusätzlich eine klangliche Widergabe einzureichen ist, § 11 Abs. 3 MarkenV.[3] Mit der Umsetzung der EU-Markenrechtsrichtlinie wird auch die Darstellung in Form der Speicherung als Audiodatei möglich sein. Insbesondere erleichtert letzteres die Darstellung von Geräuschen, die bislang als Sonagramm grafisch dargestellt werden konnten, mittlerweile aber durch § 11 Abs. 2 MarkenV ausgeschlossen sind.[4]

Bei einer Farbmarke im Sinne des § 10a MarkenV reicht die Wiedergabe der Farbe auf dem Anmeldebogen nicht aus. Vielmehr muss die Farbe nach den einschlägigen Farbklassifizierungsverzeichnissen benannt werden (siehe hierzu Kapitel --> 3.1.1.1.).

• 2. Marken, denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schützt Allgemeininteressen. Hier ist festzustellen, ob der angesprochene Verkehr die Marke in Verbindung mit den mit der Marke geschützten Waren und Dienstleistungen als ein Unterscheidungsmittel gegenüber anderen Unternehmen auffasst.[5] Die konkrete Unterscheidungskraft muss für die Waren oder Dienstleistungen gegeben sein, für welche der Schutz begehrt wird. Insoweit wird von der konkreten Unterscheidungskraft gesprochen.

Konkrete Unterscheidungskraft ist die Eignung einer Marke bestimmte Waren oder Dienstleistungen als von einem Unternehmen stammend zu kennzeichnen. Dies macht die Ware oder Dienstleistung von denen anderer Unternehmen unterscheidbar.
Die bereits angesprochene abstrakte Unterscheidungskraft liegt vor, wenn sich das Zeichen überhaupt zur Unterscheidung von Produkten in irgendeiner Art und Weise eignet.

Wird folgende Kontrollfrage mit „ja“ beantwortet, liegt keine erforderliche konkrete Unterscheidungskraft vor:
Ist die für die in Betracht kommenden Produkte erforderliche Unterscheidungseignung ausgeschlossen, während die Unterscheidungseignung für andere Produkte vorliegt?

Beispiele
Mineralwasser ist für Produkte der Klasse Lebensmittel/Getränke keine Marke, da das Wort sich nicht zur Unterscheidung eignet, ihm also die erforderliche konkrete Unterscheidungskraft fehlt.
Ein Apfel als Bildmarke oder der Begriff „Apple“ als Wortmarke für einen Computer weist die erforderliche Unterscheidungskraft auf (Apple), für Obst hingegen nicht.
Die Wortfolge "Bücher für eine bessere Welt" ist für die Warenkategorien "Bücher, Broschüren" im Hinblick auf ein bestehendes Freihaltebedürfnis nicht eintragungsfähig (zum Freihaltebedürfnis sogleich); darüber hinaus fehlt der Wortfolge für diese Waren jegliche Unterscheidungskraft.[6]
Der Eintragung einer einstelligen Zahl (hier: Zahl "1") für Zigaretten steht weder das Fehlen einer konkreten Unterscheidungskraft noch das Bestehen eines Freihaltungsbedürfnisses entgegen.[7]
Die Wortmarke "LOOK" ist für Rohtabak, Tabakerzeugnisse, Zigarettenpapier und Raucherbedarfsartikel unterscheidungskräftig.[8]

Für die Feststellung der konkreten Unterscheidungskraft ist der Tag der Anmeldung maßgeblich. Sollte zu einem späteren Zeitpunkt die Löschung der Marke mit der Behauptung der fehlenden Unterscheidungskraft angestrebt werden, so muss die konkrete Unterscheidungskraft zum Anmeldezeitpunkt – also für die Vergangenheit – ermittelt werden.
Ein Eintragungshindernis wird nach der Rechtsprechung und der amtlichen Begründung schon bei jeder noch so geringen Unterscheidungskraft überwunden.

• 3. Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wird auch als sog. Freihaltebedürfnis bezeichnet. Es dient insoweit dem Schutz der Mitbewerber, als dass diese ein Interesse daran haben, dass bestimmte beschreibende Aussagen für die dazugehörigen Waren „frei“ gehalten werden.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass es zu Überschneidungen mit § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kommt.

Das Freihaltebedürfnis dient der Verhinderungen von Monopolstellungen.

Bei Wortmarken spielt das Freihaltebedürfnis eine besondere Rolle, da sich die Verwendung bestimmter Wörter nicht vermeiden lässt.

[1] BGH, Beschluss vom 5. 10. 2006, GRUR 2007, 55, 56 - Farbmarke gelb/grün II.

[2] EuGH, Urteil vom 12.12.2002, C-273/00, GRUR 2003, 145.

[3] EuGH, Urteil vom 27. 11. 2003, GRUR 2004, 54 – Shield Mark

[4] Anders bei der Anmeldung bei der EUIPO. Dort kann ein Geräusch als Sonagramm dargestellt werden, soweit die klangliche Widergabe zusätzlich der Anmeldung beigefügt wird.

[5] Fuchs-Wissemann in: Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, Markenrecht, 3. Aufl. 2014, § 8 MarkenG, Rn. 16f.

[6] BGH, Beschluss vom 17.02.2000, I ZB 33/97.

[7] BGH, Beschluss vom 18.04.2002, I ZB 23/99.

[8] BGH, Beschluss vom 7.06.2001, I ZB 20/99.

Dieser Beitrag ist entnommen aus dem Buch „Markenrecht – eine Einführung“ von Harald Brennecke, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Florian Brückner, wissenschaftlicher Mitarbeiter, (1. Auflage: ISBN 978-3-939384-22-9) und Constantin Raves, Rechtsanwalt, erschienen im Verlag Mittelstand und Recht, 2017, 2. vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage, www.vmur.de, ISBN 978-3-939384-81-6.

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