Markenrecht – Eine Einführung – Teil 12 – Die Schutzhindernisse im Einzelnen - Beispiele

Beispiel
Würde der Begriff „Autovermietung“ markenrechtlichen Schutz genießen, würde der Wettbewerb in diesem Geschäftsfeld zum Erliegen kommen, da nur ein Unternehmen diesen Begriff verwenden dürfte und die anderen Unternehmen gehalten wären irgendwie anders zu verdeutlichen, dass sie Autos vermieten.
Die Angabe "POST" ist für die Dienstleistungen der Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen und Paketen eine beschreibende Angabe.[1]

Im Ergebnis unterliegen diejenigen Begriffe und Zeichen für Waren- und Dienstleistungsklassen einem Freihaltebedürfnis, die so allgemein gehalten sind, dass, sollte ihre Verwendung ausgeschlossen sein oder stetig gegen das Markenrecht verstoßen, es zu einem Erliegen des Sprachgebrauchs führen würde.

Beispiel
Der Begriff „Super“ für Tankstellen unterliegt solch einem Freihaltebedürfnis.

Entsprechendes ist bei anderen Zeichen zu berücksichtigen. Das gleiche gilt für übliche Verpackungsformen; weder die rechteckige Warenverpackung noch die handelsübliche Flaschenform kann mittels Markenanmeldung exklusiv genutzt werden.

Beispiel
So ist das Zeichen „4x4“ für die Warenklasse PKW nicht eintragungsfähig.

• Dieses Zeichen steht so allgemein für den Vierradantrieb, dass das Freihaltebedürfnis gegen die Eintragungsfähigkeit spricht.

Das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann bei einem Markenwort, das eine beschreibende Sachangabe darstellt, auch vorliegen, wenn die Bezeichnung feste begriffliche Konturen bisher nicht erlangt und eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt sich (noch) nicht herausgebildet hat.[2]

Beispiel
Das Wort "SPA" ist unter anderem für Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, sowie für den Betrieb von Bädern eine beschreibende Sachangabe und deshalb freihaltebedürftig.

• 4. Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind, § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG betrifft solche Zeichen, die im Laufe der Zeit für die Bezeichnung von Waren oder Dienstleistungen im Allgemeinen üblich geworden sind und in den alltäglichen Sprachgebrauch übergegangen sind. Solche Zeichen – auch als Freizeichen oder Gattungszeichen benannt – werden von verschiedenen Unternehmen unabhängig voneinander für bestimmte Waren- und Dienstleistungsgruppen allgemein gebraucht.

Beispiel
Mittlerweile bezeichnet der Begriff „Tempo“ nicht mehr nur noch Taschentücher eines bestimmten Unternehmens, sondern wird allgemein für die Bezeichnung von Taschentüchern benutzt.

Ein erstes Anzeichen für eine Wandlung zu einer üblichen Bezeichnung ist, wenn sich der Markeninhaber nicht gegen die Verwendung seiner Marke ausreichend zur Wehr setzt.[3] Es ist jedoch nicht eindeutig geklärt, welche Maßnahmen konkret ergriffen werden müssen, um sich ausreichend zur Wehr zu setzen.

Die Bedeutung des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erschöpft sich darin, allgemein sprachübliche oder verkehrsübliche Bezeichnungen für die der Anmeldung zugrundeliegenden Waren von der Eintragung als Marke auszuschließen. Weitere, die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen nicht unmittelbar beschreibenden Wörter oder Begriffe der allgemeinen Sprache werden von diesem Eintragungshindernis nicht erfasst.[4]

Beispiel
Die Wortmarke „Bonus“ ist für die Warenklassen 1 und 5 (chemische Erzeugnisse einschließlich solcher mit biologischen Grundstoffen für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke) eintragungsfähig.
Das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG steht der Eintragung des Zeichens "ABSOLUT" für Wodka nicht entgegen, weil es sich bei ihm weder um ein Freizeichen noch sonst um eine Gattungsbezeichnung für die Ware Wodka handelt.[5]

Die nur generelle Eignung einer Wortfolge zur Werbung begründet kein Eintragungsverbot nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

Beispiel
Die Wortfolge "Unter Uns" ist kurz und prägnant und hebt sich deutlich von einem längeren Werbeslogan ab. Somit ist sie unterscheidungskräftig.[6]

• 5. Marken, die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG.

Diese Marken müssen ersichtlich zur Täuschung geeignet sein, um nicht eingetragen werden zu können. Eine Eintragung bietet jedoch keinen Schutz vor weiteren Konsequenzen.

Beispiel
Ansprüche durch das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb wegen unzulässiger Handlungen können trotz Eintragung geltend gemacht werden. Dies betrifft insbesondere nicht-täuschende, aber irreführende Marken.

Maßstab der Prüfung ist § 37 Abs. 3 MarkenG. Die Täuschung muss ohne weitere Prüfung offensichtlich sein. Eine vollständige Prüfung der Täuschung würde erst in einem nachfolgenden Löschungsverfahren durchgeführt werden.[7]

• 6. Marken, die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen, § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG.

Ein solches gegen die öffentliche Ordnung (alle geltenden Verfassungsnormen[8]) oder gegen die guten Sitten (Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden) verstoßendes Zeichen ist nicht einzutragen. Dies dient erkennbar dem Schutz der geltenden Gesetze. Das Markenrecht kann nicht mehr einräumen als was durch die geltenden Gesetze verboten wird.
So verstoßen Zeichen gegen die öffentliche Ordnung, die gegen die verfassungsmäßige Grundordnung verstoßen, also unter anderem solche, die diskriminierend und verachtend sind.

Zeichen sind dann als sittenwidrig einzustufen, wenn deren Inhalt das sittliche, moralische oder ethische Empfinden anderer Menschen verletzt[9].
Dies sind letztlich Wertungsmöglichkeiten und unterliegen keinen absoluten Kriterien.

Beispiel
Die Bezeichnung „Schenkelspreizer“ für alkoholische Getränke wurde als sittenwidrig beurteilt.[10]
Gleiches gilt für die frauendiskriminierenden Bezeichnungen „Busengrapscher“ oder „Scharfer Hüpfer“ von Likören.[11]

Bei der Beurteilung der Sittenwidrigkeit ist auf das Empfinden des Durchschnittsbetrachters abzustellen.

• 7. Marken, die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten, § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG.

Mit § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG sollen auf der einen Seite Hoheitszeichen vor kommerziellen Missbrauch geschützt werden und auf der anderen Seite Gemeinden vor der markenrechtlichen Inanspruchnahme auf Grund der Verwendung kommunaler Wappen geschützt werden.
Ebenso sind Abwandlungen und Veränderungen solcher Zeichen von der Vorschrift mit umfasst.
Im Übrigen könnte eine Verwendung bestehender oder abgewandelter Hoheitszeichen eine Ordnungswidrigkeit nach § 124 OWiG darstellen.
Ein solches Zeichen kann indes zulässig sein, soweit die Verwendung durch den jeweiligen Hoheitsträger genehmigt worden ist.

• 8. Marken, die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, die nach einer Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind, § 8 Abs. 2 Nr. 7 MarkenG.

Prüf- und Gewährzeichen, die durch das Bundesjustizministerium bekannt gemacht worden sind, dürfen nur dann als Marke eingetragen werden, wenn die Eintragung durch den Berechtigten der Prüf- und Gewährzeichen erfolgt. Eine nicht mit einer entsprechenden Berechtigung ausgestattete Person kann keine Eintragung veranlassen.
Gleichwohl könnte dieses Zeichen für andere Waren- oder Dienstleistungsklassen, die nicht originär mit dem Prüf- oder Gewährszeichen in Verbindung stehen, eingetragen werden.

• 9. Marken, die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, die nach einer Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind, § 8 Abs. 2 Nr. 8 MarkenG.

§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG erweitert die zu § 8 Abs. 2 Nr. 8 MarkenG ergangene Regelung um solche Zeichen, die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten. Solche Marken können nicht eingetragen werden, soweit die Marke vorgenannte Zeichen enthält und vorgenannte Zeichen als Eintragung ausgeschlossen sind.

• 10. Marken, deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG.

Ein Zeichen kann dann nicht als Marke eingetragen werden, wenn dieses gegen gesetzliche Benutzungsverbote verstößt (sog. gesetzeswidrige Marken). Solche Benutzungsverbote lassen sich regelmäßig aus öffentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere aus dem Lebensmittel- und dem Heilmittelwerbungsrecht, ableiten.

Beispiel
Eine Eintragung eines Zeichens als Marke, welches nationalsozialistische Zeichenbestandteile enthält, verstößt gegen öffentliche Vorschriften und kann als solches nicht eingetragen werden.

Dieses Schutzhindernis steht der Eintragung nur entgegen, wenn die Benutzung des Zeichens in jedem Fall untersagt werden kann.[12] Lassen die sonstigen im öffentlichen Interesse erstellten Vorschriften die Benutzung des Zeichens für einen Teil der angemeldeten Waren zu, fehlt es am Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG. Dass aus der konkreten Benutzung abgeleitete absolute Schutzhindernis kann nur greifen, wenn eine gesetzwidrige Benutzung in jedem denkbaren Fall gegeben ist.[13]
Gleichwohl liegt ein Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG nur vor, wenn ein Verstoß gegen ein gesetzliches Benutzungsverbot ersichtlich, das heißt ohne weitere Prüfung offensichtlich, ist.[14]

• 11. Marken, die bösgläubig angemeldet worden sind, § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG.

Diesbezüglich wurden durch die bisherige Rechtsprechung mehrere Fallgruppen gebildet, die maßgeblich für die Einordnung einer Bösgläubigkeit einer Markenanmeldung sind.

Eine Markenanmeldung ist sittenwidrig, wenn zu einem älteren, nicht eingetragenen Zeichen, um welches sich ein – nicht zwingend erforderlicher – schützenswerter Besitzstand entwickelt hat, ein identisches oder ein zum Verwechseln ähnliches Zeichen in Kenntnis des älteren Zeichens angemeldet werden soll. Eine Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers muss durch den Anmelder beabsichtigt sein.[15]

Eine Markenanmeldung ist rechtsmissbräuchlich, wenn die Marke als zweckfremdes Mittel des Wettbewerbs genutzt wird, insbesondere wenn durch die Anmeldung einer Marke eine Sperrwirkung für Dritte erzeugt werden soll.[16]
Ein solcher Fall liegt unter anderem dann vor, wenn ein von einem Mitbewerber verwendetes, nicht eingetragenes Zeichen, durch den Anmelder als Marke eingetragen wird, um somit den Mitbewerber als Marktteilnehmer zu behindern.[17]

Die Absicht der Behinderung muss zwar nicht einziges, aber dennoch wesentliches Motiv sein.[18]
Das Eintragungshindernis kann überwunden werden, wenn ein eigener Wille zur Benutzung der Marke vorliegt.

Eine Markenanmeldung ist ebenfalls dann unzulässig, wenn ohne entsprechenden Benutzungswillen eine Vielzahl von Marken (sog. Spekulationsmarken) angemeldet werden, um Unterlassungs- oder Schadensersatzansprüche gegen dritte Verwender geltend machen zu können.[19]

Dagegen ist eine Anmeldung zum Zwecke der zukünftigen Vermarktung zulässig, bzw. bei Vorliegen eines entsprechenden Vermarktungskonzeptes nicht bösgläubig.[20]

[1] BGH, Beschluss vom 23.10.2008, I ZB 48/07 - POST II.

[2] BGH, Beschluss vom 13.03.2008, I ZB 53/05 - SPA II.

[3] Fezer, Markenrecht 4.Auflage 2009, § 8 MarkenG Rn 518.

[4] BGH, Beschluss vom 23.10.199, GRUR 1998, 465, 468 – BONUS.

[5] BGH, Beschluss vom 24. 6. 1999, I ZB 45/ 96 – ABSOLUT.

[6] BGH, Beschluss vom 10.02.2000, I ZB 37/97.

[7] Kramer in: Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, Markenrecht, 3. Aufl. 2014, § 37 MarkenG, Rn. 16.

[8] Fezer Markenrecht, 4. Auflage 2009 § 8 MarkenG Rn. 585.

[9] Fezer Markenrecht 4. Auflage 2009 § 8 MarkenG Rn. 592.

[10] BPatG, Beschluss vom 26.11.1997, 26 W (pat) 107/97 – Schenkelspreizer

[11] Fezer Markenrecht 4. Auflage 2009, § 8 MarkenG, Rn. 595,

[12] BGH, Beschluß vom 11. 10. 2001 - I ZB 5/9, GRUR 2002, 540, 541 – OMEPRAZOK.

[13] BGH, Beschluss vom 13.10.2004, I ZB 10/ 02 - Roximycin.

[14] BPatG, , Beschluss vom 28.09.1988, GRUR 1989, 353 - Leichte Linie

[15] BGH, Urteil vom 10. 1. 2008, GRUR 2008, 621, 623 - AKADEMIKS; Fuchs-Wissemann in: Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, Markenrecht, 3. Aufl. 2014, § 8 MarkenG, Rn. 96.

[16] BGH, Urteil vom 10. 1. 2008, GRUR 2008, 621, 623 - AKADEMIKS.

[17] Fuchs-Wissemann in: Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, Markenrecht, 3. Aufl. 2014, § 8 MarkenG, Rn. 99.

[18] OLG Köln, Urteil vom 9. 11. 2001 - 6 U 62/01, GRUR-RR 2002, 130, 131 - Focus.

[19] BGH, Urteil vom 23. 11. 2000 - I ZR 93/98, GRUR 2001, 242, 244 - Classe E.

[20] Fuchs-Wissemann in: Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, Markenrecht, 3. Aufl. 2014, § 8 MarkenG, Rn. 103.

Dieser Beitrag ist entnommen aus dem Buch „Markenrecht – eine Einführung“ von Harald Brennecke, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Florian Brückner, wissenschaftlicher Mitarbeiter, (1. Auflage: ISBN 978-3-939384-22-9) und Constantin Raves, Rechtsanwalt, erschienen im Verlag Mittelstand und Recht, 2017, 2. vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage, www.vmur.de, ISBN 978-3-939384-81-6.

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