Markenrecht – Eine Einführung – Teil 13 – Verkehrsdurchsetzung als Ausnahme

3.1.2 Verkehrsdurchsetzung als Ausnahme

§ 8 Abs. 3 MarkenG lässt eine Ausnahme der Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr.2 und Nr. 3 MarkenG zu. Ein Zeichen kann trotz fehlender Unterscheidungskraft, bei entgegenstehendem Freihaltebedürfnis oder bei Bestandteilen aus üblichen Sprachgebräuchen als Marke eingetragen werden, wenn dieses Zeichen die sogenannte Verkehrsdurchsetzung erlangt hat.

Beispiel
Die Farbmarke „gelb“ hat für „Briefdienst-, Frachtdienst- und Kurierdienstleistungen“ Verkehrsdurchsetzung erlangt und ist somit schutzwürdig.

3.1.2.1 Abgrenzung Verkehrsgeltung – Verkehrsdurchsetzung

Im Verkehr durchgesetzt hat sich eine Marke, wenn die beteiligten Verkehrskreise im gesamten Bundesgebiet die Marke als Herkunftshinweis auffassen und ein bestimmtes Unternehmen, sowie bestimmte Produkte damit verbinden. Die erforderliche prozentuale Bekanntheit bei den beteiligten Verkehrskreisen richtet sich nach dem Freihaltungsbedürfnis und wird im Einzelfall von den Gerichten entschieden. Die Festlegung auf einen bestimmten Prozentsatz lehnt der EuGH ab. Er zieht zur Beurteilung im Einzelfall alle denkbaren objektiven Umstände in Betracht, wie den Bekanntheitsgrad oder die Dauer der Benutzung des Zeichens; jedoch erscheint eine Bekanntheit bei mindestens 50 Prozent der angesprochenen Verkehrskreise als Rechtfertigung einer Verkehrsdurchsetzung.[1]

Beispiel
Die Bezeichnung „Milchschnitte“ ist eigentlich nicht als Marke eintragungsfähig, da diese Bezeichnung die Warenform bestimmt. Die Marke „Milchschnitte“ hat jedoch Verkehrsgeltung und -durchsetzung erlangt und genießt somit Schutz durch das MarkenG.[2]

An die Verkehrsdurchsetzung werden höhere Anforderungen als an die Verkehrsgeltung gestellt. Wenn Verkehrsdurchsetzung vorliegt, liegt regelmäßig Verkehrsgeltung und somit Markenschutz auch ohne Eintragung vor. Wie bereits im Kapitel --> 3.2. erläutert, liegt Verkehrsgeltung bei einem Bekanntheitsgrad von 20 bis 30 Prozent bei den angesprochenen Verkehrskreisen vor, wohingegen es bei einer Verkehrsdurchsetzung mindestens 50 Prozent sein müssen.
Die Marke muss sich zudem im gesamten Bundesgebiet durchgesetzt haben. Das Zeichen darf nach der Auffassung des Verkehrs nicht mehr nur beschreibend sein.

Beispiel
Eine Bekanntheit in nur einem Bundesland ist bei der Verkehrsdurchsetzung nicht ausreichend, kann aber für eine Eintragung auf Grund von Verkehrsgeltung ausreichen.

Hat die Marke Verkehrsdurchsetzung erlangt, genießt sie den gleichen Schutz wie alle anderen Marken. Das Gericht ist bei einem möglichen späteren Prozess an die Feststellung des DPMA gebunden und kann die Verkehrsdurchsetzung der Marke nicht mehr verneinen.[3]

3.1.2.2 Wie erlangt eine Marke Verkehrsdurchsetzung

Der Anmelder der Marke kann sich während des Eintragungsverfahrens auf die Verkehrsdurchsetzung berufen. Hierzu ist ausreichend, wenn der Markenanmelder die Verkehrsdurchsetzung spätestens im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht macht geltend macht. Das DPMA muss zwar von Amts wegen die Verkehrsdurchsetzung prüfen, jedoch erst nachdem der Anmelder Unterlagen vorgelegt hat, aus denen sich Anhaltspunkte für das Bestehen einer Verkehrsdurchsetzung ergeben (sog. Anfangsglaubhaftmachung). Die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung müssen zum Zeitpunkt der Anmeldung vorliegen; eine Rückrechnung ist nur in Ausnahmefällen möglich.[4]

Der Anmelder sollte zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung Unterlagen vorlegen, die den Umsatz, die Benutzung und Werbeaufwendungen für die Marke belegen. Regelmäßig ist dabei ein demoskopisches Gutachten unumgänglich.

Die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG müssen für diejenigen Waren und Dienstleistungen nachgewiesen werden, auf die sich die Anmeldung bezieht.

[1] BGH, Beschluss vom 1.03.2001, I ZB 54/98.

[2] BGH, Beschluss vom 25.10.2007, I ZB 22/ 04 – Milchschnitte.

[3] BGH, Urteil vom 25.05.197, GRUR 1979, 853, 854 – Lila.

[4] Schneider, in: BeckOK, MarkenR, 10. Ed., Stand 2017, § 8 MarkenG, Rn. 868.

Dieser Beitrag ist entnommen aus dem Buch „Markenrecht – eine Einführung“ von Harald Brennecke, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Florian Brückner, wissenschaftlicher Mitarbeiter, (1. Auflage: ISBN 978-3-939384-22-9) und Constantin Raves, Rechtsanwalt, erschienen im Verlag Mittelstand und Recht, 2017, 2. vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage, www.vmur.de, ISBN 978-3-939384-81-6.

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