Markenrecht – Eine Einführung – Teil 16 – Kollision zwischen verschiedenen Zeichenformen, Unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung einer bekannten Marke bei unterschiedlichen Waren- oder Dienstleistungskla

3.2.1.1.3 Kollision zwischen verschiedenen Zeichenformen

Gleichwohl ist die Verwechslungsgefahr nicht auf eine Prüfung innerhalb einer Markenform beschränkt. Vielmehr können die oben genannten Kriterien und Verwechslungsgefahren vorliegen, wenn zwei unterschiedliche Zeichenformen, wie beispielsweise eine Wort- und eine Bildmarke, aufeinandertreffen.

So können folgende formübergreifende Kollisionen in Betracht kommen:

• Wortmarke und Bildmarke
• Wortmarke und Bild-Wort-Marke
• Wortmarke und dreidimensionale Marke

3.2.1.1.4 Unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung einer bekannten Marke bei unterschiedlichen Waren- oder Dienstleistungsklassen, § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG

Eine Löschung ist dann gerechtfertigt, wenn die prioritätsjüngere Marke mit der prioritätsälteren Marke identisch oder ähnlich ist, und die prioritätsjüngere Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der prioritätsälteren Marke ausnutzt oder beeinträchtigt. Auf eine Identität oder Ähnlichkeit hinsichtlich der angemeldeten Waren- und Dienstleistungsklassen kommt es im Unterschied zu den Löschungstatbeständen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht mehr an („und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden ist, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist“).

Dieser Tatbestand der unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung einer älteren Marke begründet den Bestandsschutz bekannter Marken.
Voraussetzung ist, dass das Zeichen mit der älteren, bekannten Marke identisch ist oder das Zeichen zu dieser Marke zumindest eine ausreichende Ähnlichkeit aufweist. Die Beurteilung einer ausreichenden Ähnlichkeit, bzw. die Anforderungen an den einzuhaltenden Abstand zwischen zwei Zeichen wurde im vorherigen Kapitel erläutert.

Beispiel
Im Hinblick auf die unlautere Ausnutzung weisen die Marken „Davidoff“ und „Durffee“, trotz ähnlicher Schreibweise, keine ausreichende Ähnlichkeit auf, die eine unlautere Ausnutzung begründen könnte.[1]

Der EuGH hat entschieden, dass es ausreichend ist, wenn sich nur die Waren oder Dienstleistungen ähnlich sind, um eine unlautere Ausnutzung zu begründen.[2]

Die Bekanntheit der Marke kann durch einen Beweis, insbesondere einem demoskopischen Gutachten, festgestellt werden. Es sind grundsätzlich immer die Umstände des Einzelfalls zu beachten.

Die Unlauterkeit steht dem Begriff des Verstoßes gegen die guten Sitten nahe,[3] ist jedoch nicht mit diesem gleichzusetzen. Eine Ausnutzung oder Beeinträchtigung findet in unlauterer Weise statt, wenn es keine nachvollziehbaren Gründe für eine Angleichung an das ältere Zeichen gibt.
Die Ausnutzung oder Beeinträchtigung darf nicht gerechtfertigt, sondern muss rechtswidrig sein. Als Rechtfertigungsgründe kommen die Meinungsfreiheit oder die lizenzierte Verwendung des Zeichens sein.

Unter Unterscheidungskraft ist hier der Vorsprung einer Marke gegenüber ihren Konkurrenten in Sachen Originalität und Bekanntheit zu verstehen.

Beispiel
Allein durch den Schriftzug der Marke „Coca-Cola“ verbinden die Adressaten mit den hinter der Marken stehenden Produkten positive Erinnerungen. Sie erkennen die Marke, ohne sie zu lesen. Ein ähnlicher Schriftzug bei Verwendung eines anderen Wortes, würde die Bekanntheit ausnutzen. Mithin begründet allein schon der geschwungene und unterstrichene Schriftzug des Zeichens „Coca-Cola“ die Bekanntheit der Marke.

Wertschätzung ist die durch den Markeninhaber geschaffenen positiven Verbindungen, die der Verbraucher mit der Marke knüpft.

Unter den oben genannten Voraussetzungen (Ausnutzung oder Beeinträchtigung und Unterscheidungskraft oder Wertschätzung) des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG können im speziellen vier Tatbestände herausgearbeitet werden:

• Ausnutzung der Unterscheidungskraft (Aufmerksamkeitsausbeutung)

Die Unterscheidungskraft eines Zeichens wird ausgenutzt, wenn durch die Verwendung eines bekannten Zeichens die Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise erlangt werden soll. Dies kann durch Ausnutzung eines Scherzeffektes oder zu dekorativen Zwecken gemacht werden.

• Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft (Verwässerung)

Die Unterscheidungskraft wird durch die Benutzung eines ähnlichen Zeichens spürbar gemindert. Dies passiert durch eine greifbare Beeinträchtigung. Nicht ausreichend ist eine fernliegende, nur theoretische Möglichkeit, der Minderung.[4]

• Ausnutzung der Wertschätzung (Rufausbeutung)

Die Ausnutzung erfolgt hier meistens mit einer Übertragung der positiven Vorstellungen von Produkten, die von einem ähnlichen Zeichen angeboten werden, auf das eigene. Dieser so genannte Imagetransfer setzt voraus, dass der gute Ruf überhaupt in diesem Einzelfall übertragen werden kann. Dies wird von den Gerichten im Zweifel entschieden.

Beispiel
Die unerlaubte Verwendung des „Ferrari“-Zeichens auf Lenkrädern und Pedalen von Spielkonsolen ist im hohen Maße geeignet, die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise auszunutzen.[5]

• Beeinträchtigung der Wertschätzung (Rufschädigung)

Dies ist die Übertragung von negativen Vorstellungen auf die beeinträchtigte Marke. Das Zeichen wird für qualitativ minderwertige Produkte, in herabsetzender Form oder von einem unseriösen Unternehmen verwendet.

[1] BGH, Urteil vom 30.10.2003, I ZR 236/ 97 - Davidoff II.

[2] EuGH, Urteil vom 9.1.2003,; GRUR 2003, 240 – Davidoff.

[3] Ingerl/Rohnke, Markengesetz 3..Auflage 2010, § 9 MarkenG, Rn 1360.

[4] Ingerl/Rohnke, Markengesetz 3. Auflage 2010, § 9 Rn 1370 ff.

[5] BGH, Urteil vom 19.2.2004 . I ZR 172/ 01.

Dieser Beitrag ist entnommen aus dem Buch „Markenrecht – eine Einführung“ von Harald Brennecke, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Florian Brückner, wissenschaftlicher Mitarbeiter, (1. Auflage: ISBN 978-3-939384-22-9) und Constantin Raves, Rechtsanwalt, erschienen im Verlag Mittelstand und Recht, 2017, 2. vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage, www.vmur.de, ISBN 978-3-939384-81-6.

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