Markenrecht – Eine Einführung – Teil 19 – Klage oder Antrag auf Verfall des Schutzes

4.2.1.3 Klage oder Antrag auf Verfall des Schutzes

Der Verfall des Schutzes einer Marke kann entweder durch Antrag bei DPMA (§ 49 MarkenG) oder durch Klageerhebung vor den ordentlichen Gerichten (§ 55 MarkenG) geltend gemacht werden. Der Antrag kann neben der Klage erhoben werden, § 53 Abs. 1 MarkenG.

Wird durch Dritte ein Antrag auf Löschung auf Grund Verfalles gestellt, teilt das DPMA dies dem Markeninhaber mit, § 53 Abs. 2 MarkenG. Sollte der Markeninhaber dem Antrag auf Löschung nicht widersprechen, wird die Marke gelöscht, § 53 Abs. 3 MarkenG. Erfolgt ein Widerspruch durch den Markeninhaber, so wird dem Anspruchssteller der Widerspruch mitgeteilt. In diesem Fall ist der Anspruchssteller auf die Löschung der Marken durch Verfall mittels Klage nach § 55 MarkenG zu verweisen.

Anspruchsberechtigt ist grundsätzlich jedermann, § 55 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dies folgt daraus, dass das Markenregister beim DPMA im öffentlichen Interesse von nicht mehr benutzten oder verfallenen Marken freigehalten werden soll.

Beispiel
Sieht jemand bei der Anmeldung einer Marke, dass diese bereits angemeldet ist, aber nicht benutzt wird, kann er einen Antrag auf Verfall des Schutzes beim DPMA stellen.

Die Beweislast für das Vorliegen der Voraussetzungen eines Löschungsanspruches trägt der Antragssteller oder der Kläger,[1]

Der Kläger muss eine Ausfertigung des rechtskräftigen Urteils dem DPMA vorlegen und eine Löschung der Marke aus dem Register beantragen.

Ein Antrag, bzw. eine Klage auf Verfall kann aus vier Gründen gestellt werden:

• Die Marke wird nicht benutzt --> 5.2.1.2.1.
• Die Marke ist zu einer gebräuchlichen Bezeichnung geworden --> 5.2.1.2.2.
• Die Marke ist zur Täuschung geeignet --> 5.2.1.2.3.
• Der Inhaber der Marke ist nicht mehr markenrechtsfähig --> 5.2.1.2.4.

4.2.1.3.1 Die Marke wird nicht mehr benutzt, §§ 49 Abs. 1 Satz 1, 26 MarkenG

Die Benutzung der Marke ist eine wesentliche Voraussetzung für einen gültigen Schutz im MarkenG. § 26 MarkenG regelt die Frage, ab wann eine Marke als benutzt gilt. Danach muss die Marke im Inland, für die Waren und Dienstleistungen für die sie eingetragen ist, ernsthaft benutzt (rechtserhaltende Benutzung) werden. Nur ausnahmsweise kann von der Benutzungspflicht abgewichen werden. Dies gilt für den Fall, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung einer Marke vorliegen.

Beispiel
Ein Grund für eine Nichtbenutzung einer Marke ist zum Beispiel in den Fällen gegeben, in denen für zulassungspflichte Arzneimittel vor Abschluss des Zulassungsverfahrens eine Marke eingetragen worden ist, diese Marke jedoch wegen des noch nicht erfolgten Abschlusses des Zulassungsverfahrens nicht genutzt werden kann.[2]

Das in § 26 MarkenG manifestierte Kriterium der Ernsthaftigkeit der Benutzung soll einer Umgehung des Benutzungszwangs durch formale, nur zum Zwecke des Rechtserhalts vorgenommene Scheinbenutzungshandlungen entgegenwirken.[3] Die Beurteilung, ob die Benutzungshandlung als wirtschaftlich sinnvoll und somit als ernsthaft angesehen werden kann, obliegt den Gerichten.

Maßgeblich für eine solche Beurteilung sind die Umstände der mit der Marke vertriebenen Waren und Dienstleistungen: Allein dadurch, dass die Marke lediglich auf einer ganz geringen Anzahl von erscheinenden Druckschriften angebracht wird, lässt dann nicht auf eine Scheinbenutzung schließen, wenn es für die Druckschriften nur einen sehr speziellen Abnehmerkreis gibt[4].

Beispiel
Die Anbringung einer Marke auf jährlich 10 erscheinenden Exemplaren ist keine Scheinbenutzung, wenn die Abnehmer ein sehr spezieller Kundenkreis sind. Bei einer Tageszeitung wäre dies jedoch nur eine Scheinbenutzung.

Die Benutzung kann durch einen Dritten mit der Zustimmung des Inhabers erfolgen.

Beispiel
In Lizenzverhältnissen ist bereits eine Benutzung gegeben, wenn allein der Lizenznehmer die Marke benutzt.

Die Benutzung einer Marke in abweichender Form ist ausreichend, solange die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen Marke nicht verändern. Dieser wird verändert, wenn die Abweichung im Verkehr als erheblich angesehen wird und die Marke durch die hohe Abweichung ein selbständiges Unterscheidungszeichen darstellt.[5]

Als „Benutzung im Inland“ im Sinne des § 26 MarkenG gilt das Anbringen der Marke auf Waren, auf deren Aufmachungen oder Verpackungen, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind, solange die Handlung des „Anbringens“ im Inland erfolgt ist. Eine solche Konstellation wird es regelmäßig bei ausschließlich für den Export erzeugen Waren geben.

Die Nichtbenutzung der Marke muss sich über einen Zeitraum von fünf Jahren ab Eintragung erstreckt haben, § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Andernfalls wird einem Antrag auf Löschung nicht stattgegeben.

Der Verfall einer Marke kann durch Benutzung wieder rückgängig gemacht werden, wenn noch kein rechtmäßiger Löschungsantrag gestellt worden ist.

[1] Ingerl/Rohnke, Markengesetz 3. Auflage 2010, § 55 MarkenG Rn 12.

[2] Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien 1. Auflage 2008, Rn 4.

[3] Amtl. Begr., 2 Abs. 5. SpStr. zu § 26.

[4] BGH, Beschluss vom 6.10.2005, I ZB 20/03.

[5] Fezer, Markenrecht, 4. Auflage 2009, § 26 MarkenG, Rn 177.

Dieser Beitrag ist entnommen aus dem Buch „Markenrecht – eine Einführung“ von Harald Brennecke, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Florian Brückner, wissenschaftlicher Mitarbeiter, (1. Auflage: ISBN 978-3-939384-22-9) und Constantin Raves, Rechtsanwalt, erschienen im Verlag Mittelstand und Recht, 2017, 2. vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage, www.vmur.de, ISBN 978-3-939384-81-6.

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