Markenrecht – Eine Einführung – Teil 22 – Der Dritte im Sinne von § 14 MarkenG, ohne Zustimmung, im geschäftlichen Verkehr

5.1.1 Der Dritte im Sinne von § 14 MarkenG

Dritter kann jede Person sein, die nicht mit dem Markeninhaber identisch ist. Unter Umständen sogar der Lizenznehmer (wie markenrechtliche Lizenzen vergeben werden können, ist in Kapitel 7. erläutert). Entsprechend den auf einen regionalen Anwendungsbereich begrenzten Verkehrsgeltungsmarken, kann der Markeninhaber nur gegen Dritte aus dem Verbietungsrecht nach § 14 Abs. 2 MarkenG vorgehen, soweit der Dritte durch seine nicht genehmigte Handlung den regionalen Bereich des Markeninhabers tangiert. Dritten, die das Zeichen des Markeninhabers außerhalb des regionalen Schutzbereiches verwenden, kann die Nutzung des Zeichens nicht nach § 14 Abs. 2 MarkenG verboten werden. Letzteres resultiert bereits aus dem Umstand, dass außerhalb des regionalen Schutzbereiches die Marke nicht mehr als Verkehrsgeltungsmarke geschützt ist.

Verwendet ein nichtberechtigter Dritter ein bekanntes Kennzeichen als Domainnamen im geschäftlichen (Internet-)Verkehr, liegt darin eine Beeinträchtigung der Kennzeichnungskraft des bekannten Zeichens nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.[1]

5.1.2 Ohne Zustimmung

Sollte eine bereits angesprochene Zustimmung des Markeninhabers im Sinne des § 14 Abs. 2 MarkenG vorliegen, kann ein Dritter das Zeichen gemäß dem Umfang der Zustimmung nutzen. Folge ist, dass der Markeninhaber nicht aus § 14 Abs. 2 MarkenG gegen den Dritten vorgehen kann, solange der Dritte sich auf eine bestehende Zustimmungserteilung berufen kann. Die Zustimmung kann konkludent (durch schlüssiges handeln) erfolgen. Die Zustimmung ist eine Willenserklärung nach den §§ 133, 157 BGB, die einen Verzicht auf das Verbietungsrecht beinhaltet.[2] Abzugrenzen ist die Zustimmung von der Lizenz und der bloßen Duldung.

5.1.3 Im geschäftlichen Verkehr

Des Weiteren muss die Benutzung des Zeichens oder der Marke durch einen Dritten im geschäftlichen Verkehr erfolgt sein.
Die Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr wird auch als „markenmäßige Benutzung“ bezeichnet.

Liegt keine markenmäßige Benutzung vor, ist auch die Handlung als nicht verletzend zu bewerten.
Eine markenmäßige Benutzung ist dann gegeben, wenn die angesprochenen Verkehrskreise der Auffassung sind, dass das verwendete Zeichen der Herkunftsunterscheidung dient. Dies bedeutet, dass nicht nur die Hauptfunktion einer Marke, nämlich der Herkunftsnachweis des Unternehmens oder Produktes durch die Marke, sondern auch übrige Funktionen der Marke (z.B. Werbe- und Innovationsfunktionen) durch die Nutzung eines Dritten gegenüber Verbrauchern beeinträchtigt werden könnte.[3] Die Herkunftsfunktion ist beeinträchtigt, wenn eine fremde Marke derart auf eigenen Waren verwendet wird, dass der Verbraucher davon ausgeht, dass sowohl die mit dem fremden als auch die mit dem eigenen Zeichen versehenen Waren vom gleichen Unternehmen stammen, bzw. eine Feststellung der (unterschiedlichen) Herkunft der Waren auf Grund des verwendeten Zeichens nicht ohne weiteres mehr möglich ist. Wird somit die fremde Marke für eigene wirtschaftliche Zwecke genutzt, liegt eine markenmäßige Benutzung vor[4].

Eine markenmäßige Benutzung liegt demnach nicht vor, wenn das Zeichen nicht als ein Herkunftsnachweis für ein dahinterstehendes Unternehmen verwendet wird. Dies ist unter anderem dann der Fall, wenn das Zeichen lediglich als dekoratives Element genutzt wird.
Da die markenmäßige Benutzung „im geschäftlichen Verkehr“ erfolgen muss, ist selbst eine markenmäßige Benutzung im ausschließlich privaten Bereich zulässig und nicht untersagungsfähig.

Abgrenzung Markennutzung - Markennennung:

Gleichwohl ist die Markennutzung von der Markennennung abzugrenzen. Eine Markennennung liegt vor, wenn eine Marke nicht zur Kennzeichnung eigener Produkte genutzt wird, sondern beispielsweise aus redaktionellen Zwecken, bei vergleichender Werbung oder zur Darstellung einer Kompatibilität der eigenen mit fremden Produkten.[5] Daher liegt eine zulässige Markennennung nur vor, wenn die angesprochenen Verkehrskreise nicht derart im Unklaren gelassen werden als dass sie davon ausgehen könnten, dass der Verwender der fremden Marke auch Inhaber der fremden Marke sei oder zwischen dem Verwender und dem Inhaber eine markenrechtliche Lizenzierung erfolgt ist. Ist Klarheit darüber geschaffen worden, dass das verwendete Zeichen eine Marke eines anderen ist, kann von einer zulässigen Markennennung ausgegangen werden.

[1] BGH, Urteil vom 22.11.2001, I ZR 138/ 99 - shell.de.

[2] Ingerl/Rohnke, Markengesetz 3. Auflage 2010, § 14 MarkenG, Rn 52 ff.

[3] EuGH, Urteil vom 18.6.2009 - C-487/07 L'Oréal/Bellure.

[4] EuGH, Urteil vom 12.11.2002 - C-206/01 Arsenal Football Club ./. Reed .

[5] Ingerl/Rohnke MarkenG 3. Aufl. 2010, § 14 MarkenG, Rn. 310.

Dieser Beitrag ist entnommen aus dem Buch „Markenrecht – eine Einführung“ von Harald Brennecke, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Florian Brückner, wissenschaftlicher Mitarbeiter, (1. Auflage: ISBN 978-3-939384-22-9) und Constantin Raves, Rechtsanwalt, erschienen im Verlag Mittelstand und Recht, 2017, 2. vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage, www.vmur.de, ISBN 978-3-939384-81-6.

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