Markenrecht – Eine Einführung – Teil 24 – Ansprüche gegen Missbraucher

5.2 Ansprüche gegen Missbraucher

Im Falle einer Verletzung von Markenrechten stehen dem Markeninhaber eine Vielzahl von Ansprüchen gegen den Verletzer zu.
Gleichwohl ist es vor der Einlegung von gerichtlichen Schritten ratsam, die Ansprüche außergerichtlich geltend zu machen. Hierfür bietet sich in der Regel die Abmahnung des Rechtsverletzers verbunden mit der Aufforderung zur Abgabe einer strafbewährten Unterlassungserklärung an. Sollte die Abmahnung nicht erfolgreich sein, so folgt auf diese entweder die Einreichung einer einstweiligen Verfügung (um die Markenrechtsverletzung schnell und vorläufig zu unterbinden) und/ oder die Einlegung einer (Unterlassungs- oder Schadensersatz) -Klage, um Ansprüche aus der Markenrechtsverletzung endgültig und abschließend durchzusetzen.

Um die dem Markeninhaber zustehenden Rechte auch bereits im außer-, bzw. vorgerichtlichen Verfahren ausreichend und umfassend durchzusetzen bzw., um sich gegen Ansprüche von Markeninhabern entsprechend zu wehren, sollte anwaltliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Denn mit der Markenverletzung kommen nicht nur Ansprüche aus den MarkenG in Fragen, sondern auch weitere Ansprüche, insbesondere aus dem UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb), § 19d MarkenG.

§ 19 d MarkenG:

„Ansprüche aus anderen gesetzlichen Vorschriften blieben unberührt.“

Zudem bestehen neben den zivilrechtlichen Ansprüchen aus dem MarkenG, welche in aller Regel auf Schadensersatz und Unterlassung gerichtet sind, ebenso strafrechtliche Sanktionsmöglichkeiten im Raum.

Nach § 143 MarkenG kann eine vorsätzliche Verletzung von Markenrechten mit Geldstrafe oder mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft werden.

Liegt eine Markenverletzung vor, kann der Inhaber der verletzten Marke folgende Ansprüche geltend machen:

• Unterlassungsanspruch, § 14 Abs. 5 MarkenG --> 6.1.1.
• Schadensersatzanspruch, § 14 Abs. 6 MarkenG --> 6.1.2.
• Vernichtungs- und Rückrufanspruch, § 18 MarkenG --> 6.1.3.
• Auskunftsanspruch, §§ 19 ff. MarkenG --> 6.1.4.
• Ansprüche gegen Agenten oder Vertreter, § 17 MarkenG --> 6.1.5.

5.2.1 Unterlassungsanspruch

§ 14 Ab. 5 MarkenG hat folgenden Wortlaut: „Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht“.

Der Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 5 MarkenG ist ein verschuldensunabhängiger Anspruch, gerichtet auf die Abwehr künftiger Markenrechtsverletzungen. Verschuldensunabhängig bedeutet in diesem Fall, dass dem Verletzter die Markenrechtsverletzung weder bekannt noch bewusst gewesen sein muss.
Ein Unterlassungsanspruch gleich welcher Art und welchen Ursprungs hat immer zur Voraussetzung, dass eine Wiederholungsgefahr oder eine Erstbegehungsgefahr droht.
Sobald eine Verletzungshandlung vorliegt, begründet dies die Vermutung der Wiederholungsgefahr für die identische Verletzungsform und für alle im Kern gleichartigen Verletzungshandlungen.[1]

Ist es bereits in der Vergangenheit zu einer Beeinträchtigung gekommen, lässt sich daraus grundsätzlich die Gefahr für künftige Wiederholungen ableiten (Wiederholungsgefahr).[2]

Aber ebenso lässt die sogenannte „Erstbegehungsgefahr“ bereits einen Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 5 MarkenG entstehen. Die Erstbegehungsgefahr kann sich aus der bloßen Markenanmeldung ergeben. In der Regel genügt es zur Beseitigung dieser Erstbegehungsgefahr, wenn der Anmelder die Anmeldung gleich nach Abmahnung zurücknimmt und er eindeutig und vorbehaltlos erklärt, die Eintragungsabsicht aufgegeben zu haben. Ansonsten ist für die Erstbegehungsgefahr ausreichend, dass die Verletzungshandlung ernsthaft und unmittelbar bevorsteht.

Beispiel
Die Begehung steht unmittelbar bevor, wenn typische Vorbereitungshandlungen vorgenommen werden oder durch die Behauptung, zur Zeichenbenutzung befugt zu sein.

Der Unterlassungsanspruch kann durchgesetzt werden durch:

• eine Unterlassungsklage

Die Klage muss ausreichend bestimmt und die konkrete Verletzungsform genau bezeichnet sein, § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Der Antrag darf nicht mehr Verletzungshandlungen verbieten, wie durch die konkrete Wiederholungsgefahr oder Erstbegehungsgefahr gegeben sind und ist somit in analoger Anwendung den Ansprüchen aus dem § 12 UWG angelehnt. Der Unterlassungsanspruch umfasst auch solche abgewandelten markenrechtlichen Verletzungshandlungen, die dem Kern der gleichartigen Verletzungen entsprechen und in denen noch das Charakteristische der Verletzung zum Ausdruck kommt.[3] Andere Verletzungshandlungen, die dem ursprünglichen Unterlassungsbegehren nicht mehr zugeordnet werden können, da diese als zu eigenständig zu beurteilen sind, werden von einer Unterlassungsklage nicht mehr abgedeckt, soweit die Unterlassungsklage diese eigenständige Form der Markenrechtsverletzung nicht berücksichtigt.

Beispiel
Verkäufe von bestimmten Markenschuhen in verschiedenen Jahren können mit einem Unterlassungsbegehren verfolgt werden, sofern es sich bei den Verkäufen um im Kern gleiche Markenrechtsverletzungen handelt (BGH, Urteil vom 15. März 2012 – I ZR 137/10 – Converse II).

• eine einstweilige Verfügung

Eine einstweilige Verfügung hat zwei Voraussetzungen: Zum einen braucht sie einen Verfügungsanspruch.

Der Verfügungsanspruch ist regelmäßig der markenrechtliche Anspruch, insbesondere gerichtet auf Unterlassung der Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 5 MarkenG. Hierbei ist es ausreichend, wenn der Verfügungsanspruch dem Gericht glaubhaft gemacht wird, § 920 Abs. 2 ZPO; ein voller Beweis, dass dieser Verfügungsanspruch besteht ist indes im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes nicht zu erbringen. Die Glaubhaftmachung geschieht regelmäßig durch das Beifügen einer eidesstattlichen Versicherung des Markeninhabers oder -berechtigten.

Zum anderen braucht eine einstweilige Verfügung einen Verfügungsgrund nach §§ 935, 940 ZPO. Der Verfügungsgrund bestimmt die Dringlichkeit des gerichtlichen Tätigwerdens im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes. Die Dringlichkeit ergibt sich im Markenrecht regelmäßig aus der Wiederholungsgefahr oder aus der Erstbegehungsgefahr.

Gleichwohl ist die einstweilige Verfügung fristgebunden. Wird die Frist überschritten gehen die Gerichte nicht mehr von einer dringlichen Sache aus und verwerfen die einstweilige Verfügung als unzulässig; es bliebe dann nur noch der Weg über eine ordentliche Unterlassungsklage. Die Frist, innerhalb derer ab Kenntniserlangung von der Markenrechtsverletzung die einstweilige Verfügung beantragt werden muss, ist von Gericht zu Gericht unterschiedlich. In aller Regel wird die Mindestfrist bei einem Monat liegen.

Beispiel
Erlangt der Markeninhaber am 15.08. von der Verletzung seiner Markenrechte Kenntnis, hat er bis spätestens 15.09. die einstweilige Verfügung bei Gericht zu beantragen, soweit das zuständige Gericht von einer Dringlichkeitsfrist von einem Monat ab Kenntnisnahme ausgeht.

• Vor Beantragung einer einstweiligen Verfügung ist in der Regel dem Markenverletzter eine Abmahnung nebst zu unterzeichnender Unterwerfungserklärung zuzustellen, um Kostengefahr des einstweiligen Verfügungsverfahrens durch den Markeninhaber zu vermeiden, § 93 ZPO (Ausnahmen können sich ergeben, wenn die einstweilige Verfügung mit einem Sequestrationsantrag, d.h. einem Antrag, der darauf abzielt ein Beiseiteschaffen der mit der Markenverletzung versehenen Waren zu verhindern, verbunden wird).

Wird die einstweilige Verfügung durch das Gericht erlassen, wird nicht nur die Markenrechtsverletzung untersagt, sondern auch im Falle einer Zuwiderhandlung gegen die einstweilige Verfügung, d.h. bei wiederholter Markenrechtsverletzung, regelmäßig ein vom Gericht näher zu bestimmendes Ordnungsgeld in Höhe von bis zu 250.000 EUR, bzw. ersatzweise Ordnungshaft angeordnet.

Damit die einstweilige Verfügung volle Wirksamkeit entfalten kann, ist diese innerhalb einer Monatsfrist zu vollziehen, bzw. dem Antragsgegner zuzustellen. Erst dann wäre eine Zwangsvollstreckung aus der einstweiligen Verfügung möglich.

Der einstweiligen Verfügung folgt das sogenannte Abschlussschreiben inklusive die vom Antragsgegner zu unterzeichnende Abschlusserklärung, mit der unter Verzicht auf Widerspruchsrechte gegen die erlassene einstweilige Verfügung der Antragsgegner sich dieser unterwirft.

Sollte der Antragsgegner sich der einstweiligen Verfügung nicht unterwerfen wollen, da nach seiner Rechtsansicht eine Markenrechtsverletzung nicht vorliegt, kann gegen die einstweilige Verfügung ein Widerspruch eingelegt werden, §§ 924, 935, 936 ZPO. Dem Widerspruch folgt dann ein ordentliches Verfahren vor den Gerichten.

• eine Abmahnung und Unterlassungserklärung

Vereinfacht ist eine Abmahnung die außergerichtliche, zivilrechtliche Aufforderung einer Partei an eine andere Partei, ein bestimmtes, aus ihrer Sicht rechtswidriges Verhalten sofort und für die Zukunft zu unterlassen. Sie ist in der Praxis ein zweckmäßiges Instrument zur außergerichtlichen Streitbeilegung, da sie wesentlich weniger Kosten als ein Gerichtsverfahren oder ein einstweiliges Verfügungsverfahren verursacht und in der Regel zu einem zeitnahen Ergebnis führt.

Abmahnberechtigt ist jeder, dem ein zivilrechtlicher (oder in Kontext dieses Werkes: ein markenrechtlicher) Unterlassungsanspruch zusteht, mithin der Markeninhaber oder der aus der Marke Berechtigte.

Zwar kann die Abmahnung formfrei erteilt werden. Aus Beweisgründen sollte jedoch zur Sicherheit die Abmahnung stets schriftlich abgefasst und übermittelt werden.

Die Abmahnung an sich weißt nur auf das (marken)-rechtswidrige Verhalten und deren Berechtigung auf Grundlage der einschlägigen Verbotstatbestände hin.

Eine Unterlassung des abgemahnten Verhaltens für die Zukunft wird dagegen durch eine strafbewehrte Unterlassungserklärung, bzw. Verpflichtungserklärung erreicht. In der Regel sind Abmahnung und die strafbewehrte Unterlassungserklärung zusammengefasst und bauen aufeinander auf. Eine solche Unterlassungserklärung ist ein Vertrag, der zwischen dem Abmahnenden und dem Abmahnungsgegner geschlossen wird.
Mit der strafbewehrten Unterlassungserklärung, die vom Abmahnungsgegner zu unterzeichnen und an den Abmahnenden zurückzuschicken ist, verpflichtet sicher der Abmahnungsgegner einerseits zur Unterlassung des abgemahnten Verstoßes für die Zukunft sowie andererseits zur Zahlung einer Vertragsstrafe für den Fall, dass der Abmahnungsgegner ein im Kern gleiches Verletzungsverhalten erneut an den Tag legt, er also den abgemahnten Markenrechtsverstoß erneut begeht.

Die Vertragsstrafe wird entweder in das Ermessen eines Gerichts gestellt oder regelmäßig auf einen Betrag von 5.001,00 EUR oder 5.100,00 EUR festgelegt. Durch das Überschreiten der 5.000-EUR-Schwelle würde ein aus der Unterlassungserklärung resultierender Rechtsstreit vor ein Landgericht gebracht werden (unterhalb der 5.000-EUR-Schwelle wären die Amtsgerichte zuständig).

Sofern die Abmahnung dem Grunde nach gerechtfertigt ist, bietet es sich an gegenüber dem Abmahner eine modifizierte Unterlassungserklärung abzugeben. Diese ist insbesondere dann sinnvoll, um die Reichweite des strafbewehrten Verhaltens zu begrenzen, um ggfs. auf die Höhe der Vertragsstrafe einwirken zu können oder um sich nicht nachfolgende Rechte gegen die Unterlassungserklärung abschneiden zu lassen.

Unter Umständen kann es sogar sinnvoll sein, eine Unterlassungserklärung nicht zu unterzeichnen, selbst wenn die Abmahnung vollkommen berechtigt ist. Dies ist immer dann in Betracht zu ziehen, wenn der Abgemahnte nicht 100-prozentig sichergehen kann, dass es nicht mehr zu einer Markenrechtsverletzung kommen kann. In einem solchen Fall wäre der Abmahner genötigt seine Rechte vor Gericht geltend zu machen. Ein Vertrag mit einer Vertragsstrafeverpflichtung käme in dem Fall zwischen dem Abmahner und dem Abmahnungsgegner nicht zustande.

Bei Erhalt oder Erstellung einer Abmahnung wird die Zusammenarbeit mit einem Anwalt dringend empfohlen.

[1] BGH, Urteil vom 4. 9. 2003,GRUR 2004, 154, 156 - Farbmarkenverletzung II.

[2] Fritzsche, Beck'scher Online-Kommentar zum BGB Edition: 14, § 1004 BGB, Rn 82.

[3] BGH, Urteil vom 23.02.2006 - I ZR 272/02; Ingerl/Rohnke, Markengesetz 3. Auflage 2010, Vorbemerkung zu §§ 14-19d Rn 94 und Rn. 183..

Dieser Beitrag ist entnommen aus dem Buch „Markenrecht – eine Einführung“ von Harald Brennecke, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Florian Brückner, wissenschaftlicher Mitarbeiter, (1. Auflage: ISBN 978-3-939384-22-9) und Constantin Raves, Rechtsanwalt, erschienen im Verlag Mittelstand und Recht, 2017, 2. vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage, www.vmur.de, ISBN 978-3-939384-81-6.

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