Markenrecht – Eine Einführung – Teil 25 – Schadensersatzanspruch

5.2.2 Schadensersatzanspruch

Aus § 14 Abs. 6 MarkenG ergibt sich, dass „wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht“, dem Inhaber der Marke „zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet“ ist.

Im Gegensatz zum Unterlassungsanspruch ist der Schadensersatzanspruch nach § 14 Abs. 6 MarkenG nicht verschuldensunabhängig. Vielmehr kommt es hierbei auf die vorsätzliche oder fahrlässige, mithin auf eine verschuldensabhängige, Begehungsweise an.

• Vorsatz ist das Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung bei Begehung der Tat.(Fußnote)
• Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt, § 276 Abs. 2 BGB.

Gegner des Schadensersatzanspruches ist nicht nur der unmittelbare Täter (Markenrechtsverletzter), sondern auch etwaige Mittäter oder Teilnehmer an der Markenrechtsverletzung. Ein Störer, der nicht als (Mit-) Täter oder Teilnehmer in Betracht kommt, gleichwohl zur Markenrechtverletzung willentlich und kausal beigetragen hat, haftet nicht auf Schadenersatz, sondern nur auf Unterlassung und Beseitigung der Störung.(Fußnote)

Die Rechtsprechung stellt strenge Anforderungen an die Sorgfaltspflicht vor Anmeldung oder vor Benutzungsaufnahme der Marke.(Fußnote) Somit kann es bisweilen schwer werden, sich vor Gericht auf eine unverschuldete Unkenntnis einer bereits existierenden Marke zu berufen oder auf eine falsche Beurteilung der Ähnlichkeit von konkurrierenden Marken in Fällen der Verwechslungsgefahr. Eine Markenrechtsverletzung könnte nur dann zu entschuldigen sein, wenn der Anmelder bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt mit einer anderen Beurteilung durch die Gerichte nicht zu rechnen brauchte.(Fußnote)

Das Risiko, ob fahrlässig gehandelt wurde, trägt grundsätzlich der Verletzter.(Fußnote)

Fahrlässig im Sinne des § 276 Abs. 2 BGB handelt unter anderem, wer

• vor der Markenanmeldung oder -benutzung keine Recherche in den einschlägigen Markenregistern oder im Handelsregister in professioneller Art durchführen und auswerten lässt.(Fußnote)
• bei der Markenrecherche allein das DPMA-Register heranzieht und nicht auf in der Branche übliche Auskunftsregister zurückgreift.

Die gerichtliche Durchsetzung erfolgt in der Praxis regelmäßig mit einer Feststellungsklage mit dem Ziel der Feststellung der Schadensersatzpflicht. Alsbald die Schadensersatzpflicht durch das Gericht anerkannt worden ist, folgt eine auf Geltendmachung des Schadensersatzes gerichtete Zahlungsklage. Hinsichtlich der Bestimmung der Höhe des Schadensersatzanspruches kann der in seinem Markenrecht Verletzte auf drei nebeneinander bestehende Berechnungsmöglichkeiten zurückgreifen:

• Herausgabe des Verletztengewinns

Nach dieser in § 14 Abs. 6 Satz 2 MarkenG festgehaltenen Berechnungsmethode kann der Anspruchsinhaber vom Markenverletzter den Gewinn als Schadensersatz herausverlangen, den der Markenverletzter durch die ihm zuzurechnende Markenverletzung erlangt hat. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass nur dasjenige als Schaden herausverlangt werden kann, was ursächlich auf der rechtswidrigen Markenbenutzung beruht.(Fußnote)

Bei der Bemessung wird fingiert, „dass der Rechtsinhaber ohne die Rechtsverletzung durch die Verwertung des Kennzeichenrechts den gleichen Gewinn wie der Verletzter erzielt hätte“.(Fußnote)
Von dem so ermittelten Betrag sind noch einzelne Posten abzuziehen. Insbesondere zählen hierzu die vom Verletzter aufgewendeten Material- und Lohnkosten sowie Gemeinkosten.(Fußnote)

Unter diesen Voraussetzungen kann die Berechnung des Verletztengewinns Schwierigkeiten bereiten, da der herauszugebende Gewinn nicht nur durch die Abzugsfaktoren reduziert werden kann, sondern auch, weil der geschäftliche Erfolg nicht zwangsläufig alleine auf der Verwendung des Zeichens beruhen muss.(Fußnote) Vielmehr kann der eingefahrene Gewinn durch eine besondere Werbe- oder Absatzqualität des Verletzten erzeugt worden sein (sogenannter Unternehmensgewinn).

Hat der Verletzter trotz der Verwendung des Kennzeichens keinen Gewinn einfahren können, so kommt auch eine Berechnung des Schadensersatzanspruches an Hand des vom Verletzter erzielten Gewinnes nicht in Betracht.

Es kommt bei der Herausgabe des Verletztengewinns nicht darauf an, ob der Schadensersatzanspruchsinhaber selbst durch die Verwendung der ihm gehörenden Marke einen entsprechenden Gewinn eingefahren hätte.

Maßgeblich werden die zuständigen Gerichte bei der Bemessung des Gewinnes unter Berücksichtigung der in Abzug zu bringenden Kosten eine Schätzung nach § 287 ZPO vornehmen.
Hierbei orientieren sich die Gericht an einem gequotelten Mindestschaden innerhalb des erzielten Verletztengewinns.

• Schadensersatz nach Lizenzanalogie

Die Berechnungsmethode nach der Lizenzanalogie nach § 14 Abs. 6 Satz 3 MarkenG bestimmt die Höhe des Schadensersatzanspruchs danach, was der Markenverletzter dem Markeninhaber als Lizenz hätte zahlen müssen, wenn der Markenverletzter vor der Markenbenutzung erfolgreich die Genehmigung zur Markennutzung eingeholt hätte.
Maßgeblich ist die Lizenzhöhe, die unter Berücksichtigung der künftigen Markenentwicklung und dem gewünschten Umfang der Markennutzung unter vernünftig denkenden Vertragsparteien angemessen ausgehandelt worden wäre.(Fußnote) Daraus folgt, dass gegenüber dem Verletzter allein aus Sanktionsgründen nicht davon ausgegangen werden kann, dass mit diesem Markenbenutzer eine viel höhere Lizenzgebühr abgeschlossen worden wäre, wenn der Verletzter vorher eine Genehmigung zur Markennutzung eingeholt hätte.

Im Ergebnis bleibt es wie bei der Herausgabe des Verletztengewinns bei einer durch den Richter durchzuführenden Schätzung der Lizenzhöhe nach § 287 ZPO. Um die Höhe des zuzusprechenden Zahlungstitels im Urteil zu beeinflussen, sollten dem Gericht die Schätzungsgrundlagen genau und ausführlich vorgelegt werden.

• Ersatz des eigenen entgangenen Gewinns

Dem Grunde nach kann die Höhe des Schadensersatzanspruches auch nach der Berechnungsmethode des dem Markeninhaber durch die rechtswidrige Markennutzung entgangenem Gewinn bestimmt werden.
In der Regel wird es ohne weiteres nicht möglich sein den entgangenen Gewinn, d.h. der Gewinn, der erwirtschaftet worden wäre, wenn es zu keiner Markenverletzung gekommen wäre, zu ermitteln. Selbst wenn der entgangene Gewinn bestimmt werden könnte, so hätte der Anspruchsinhaber zusätzlich den Nachweis zu erbringen, dass der entgangene Gewinn eben auf Grund der rechtswidrigen Markennutzung beruhte.
Gleichwohl hat die Rechtsprechung vor dem Hintergrund der Schätzung nach § 287 ZPO Nachweiserleichterungen eingeführt: Ein entgangener Gewinn ist bereits dann nachgewiesen, „wenn es nach den gewöhnlichen Umständen des Falls wahrscheinlicher ist, dass der Gewinn ohne das haftungsbegründende Ereignis erzielt worden, als das er ausgeblieben wäre“.(Fußnote)

Dieser Beitrag ist entnommen aus dem Buch „Markenrecht – eine Einführung“ von Harald Brennecke, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Florian Brückner, wissenschaftlicher Mitarbeiter, (1. Auflage: ISBN 978-3-939384-22-9) und Constantin Raves, Rechtsanwalt, mit Fußnoten erschienen im Verlag Mittelstand und Recht, 2017, 2. vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage, www.vmur.de, ISBN 978-3-939384-81-6.

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