Markenrecht – Eine Einführung – Teil 30 – Löschungsreife, beschreibende Benutzung

5.3.3 Löschungsreife, § 22 MarkenG

Nach § 22 MarkenG hat der Inhaber einer Marke „nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang, für die Waren oder Dienstleistungen für die sie eingetragen ist, zu untersagen, wenn ein Antrag auf Löschung der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang zurückgewiesen worden ist oder zurückzuweisen wäre“.

Das bedeutet, dass der Inhaber, der Verletzungsansprüche hat, diese nicht durchsetzen kann, wenn die jüngere Marke, gegen die er diese Ansprüche hat, im Falle einer Eintragung nicht hätte gelöscht werden können.

Beispiel
A ist Inhaber einer Marke. Hat sich B eine mit dem Zeichen des A kollidierende Marke eintragen lassen, kann A die Benutzung der Marke durch B nicht untersagen, wenn ein Antrag auf Löschung der Marke des B zurückzuweisen wäre.

Dies kann aus zwei Gründen der Fall sein:

• Weil die Marke mit älterem Zeitrang an dem für den Zeitrang der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang maßgeblichen Tag noch nicht bekannt war.

Beispiel
Um bei dem vorgenannten Beispiel zu bleiben, dürfte die Marke von A noch nicht bekannt geworden sein, als B seine Marke eintragen ließ.

• Weil die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang am Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang wegen Verfalls oder wegen absoluter Schutzhindernisse hätte gelöscht werden können.

Beispiel
Als die Eintragung der Marke des B veröffentlicht wurde, hätte die Marke des A aufgrund von Verfall (Marke wird nicht benutzt) oder wegen Verstoßes gegen absolute Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG gelöscht werden können.

5.3.4 Beschreibende Benutzung, § 23 MarkenG

Nach § 23 MarkenG hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen

1. dessen Namen oder Anschrift zu benutzen,

§ 23 Nr. 1 MarkenG betrifft insbesondere die sogenannten Fälle der „Gleichnamigen“. Es darf niemand daran gehindert werden, seinen Familiennamen im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen, auch wenn dieser Familienname von einer anderen Person als Marke angemeldet worden ist. Dies resultiert aus dem in Art. 2 des Grundgesetzes statuierten Namenführungsrechtes.[1] Gleichwohl unterliegt die kollisionsbegründende Nutzung des eigenen Familiennamens den guten Sitten und ist erst dann zulässig, wenn der Familiennameninhaber alles ihm zumutbare und erforderliche getan hat, um eine Verwechslung im geschäftlichen Verkehr zu vermeiden oder zumindest zu verringern. Letzteres ist möglich durch die Verwendung von Zusätzen.

2. ein identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, zu benutzen,

§ 23 Nr. 2 MarkenG ergänzt die bereits in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG festgehaltene Regel, dass eine Eintragung (bzw. im Falle des § 23 MarkenG eine Benutzung) eines Zeichens dann nicht möglich ist, wenn es sich bei dem Zeichen um die damit verbundenen Waren oder Dienstleistungen beschreibende Angaben handelt.

Beispiel (nach OLG Koblenz, Urteil vom 20.12.2012 - 6 W 615/12)
Die Klägerin – eine Brauerei – ist Inhaberin der Marke „Stubbi“. Die Beklagte – eine in Koblenz sitzende Brauerei – nutzte den Begriff „Stubbi“ zur Beschreibung der Flaschenform.

• Dies war nach § 23 Nr. 2 MarkenG erlaubt, da die Beklagte den Begriff nicht markenmäßig nutzte. Vielmehr ist im Raum Koblenz der Begriff „Stubbi“ üblich, um damit eine bestimmte Flaschenform zu beschreiben.

3. der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu benutzen, soweit die Benutzung dafür notwendig ist,

Der Hinweis darf nur rein beschreibend zur Klarstellung des Verwendungszwecks benutzt werden.[2] Ein solcher liegt vor bei dem geschäftlichen Handel und Vertrieb von Ersatzteilen.

Beispiel
Sollen Ersatzteile für ein Fahrzeug der Marke „Audi“ verkauft werden, ist es dem Verkäufer nach § 23 Nr. 3 MarkenG nicht zu untersagen, im Rahmen des Verkaufes das Zeichen „Audi“ zu verwenden.

• Denn nur so können die Kunde in Erfahrung bringen, dass dieses Ersatzteil auf die Fahrzeuge der Marke „Audi“ verwendet werden kann. Indes muss das Ersatzteil als solches auch benannt werden und dürfte nicht lediglich als „Ersatz“ bezeichnet werden.

4. sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.

Ausgeschlossen ist die Irreführung über die Herkunft und die Ausbeutung fremden Rufes. Die Herkunft muss klar, deutlich und unterscheidbar zu erkennen sein.

[1] Ekey in: Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, Markenrecht, 3. Aufl. 2014, § 23 MarkenG, Rn. 27.

[2] BGH, Urteil vom 28.03.1996, I ZR 39/94– Verbrauchsmaterialien.

Dieser Beitrag ist entnommen aus dem Buch „Markenrecht – eine Einführung“ von Harald Brennecke, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Florian Brückner, wissenschaftlicher Mitarbeiter, (1. Auflage: ISBN 978-3-939384-22-9) und Constantin Raves, Rechtsanwalt, erschienen im Verlag Mittelstand und Recht, 2017, 2. vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage, www.vmur.de, ISBN 978-3-939384-81-6.

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