Markenrecht – Einführung – Teil 32 – Markenübertragung und Lizenzen

5.3.6 Mangelnde Benutzung, § 25 MarkenG

Nach § 25 Abs. 1 MarkenG kann der Inhaber einer eingetragenen Marke gegen Dritte Ansprüche aus §§ 14 und 18 MarkenG (siehe Kapitel --> 6.2.) nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Dies gilt sofern die Marke zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist.

Hinsichtlich der Frage, wann eine Marke als nicht benutzt gilt, kann auf die Ausführungen zum Thema der rechtserhaltenen Benutzung verwiesen werden (siehe Kapitel --> 5.2.1.3.1.).

Die Nichtbenutzungseinrede des § 25 Abs. 1 MarkenG wird im Falle eines Prozesses nicht von Amts wegen, sondern nur auf Einrede des Beklagten hin berücksichtigt. Die Einrede der Nichtbenutzung muss zudem ausdrücklich vor Gericht erhoben werden.(Fußnote)

Die Beweislast der Benutzung trägt nach § 25 Abs. 2 MarkenG der Kläger.

6 Markenübertragung und Lizenzen

Im Gegensatz zum Urheberrecht, kann ein als Marke eingetragenes Zeichen inklusive der mit der Eintragung entstandenen Rechte auf Dritte übertragen werden, §§ 27 ff. MarkenG. Eine Übertragung der Marke kann kraft Gesetzes (zum Beispiel durch eine Erbschaft) oder durch Vertrag (rechtsgeschäftliche Übertragung, zum Beispiel in Form eines Kauf- oder Schenkungsvertrages) geschehen. Insoweit existieren keine spezialrechtlichen Gesetze, die bei der Markenübertragung zu beachten wären. Die Übertragung ist ein normales schuldrechtliches Geschäft.

Beispiel
Eine Marke kann beim Übergang mangelhaft im Sinne des § 434 BGB sein.

• Somit kann der Käufer nach den allgemeinen schuldrechtlichen Grundsätzen unter anderem Schadensersatz verlangen oder vom Kaufvertrag zurücktreten.

Der rechtsgeschäftliche Übergang besteht aus zwei Teilgeschäften: einem Verpflichtungsgeschäft, welches beispielsweise ein Kaufvertrag sein kann sowie einem Verfügungsgeschäft, welches die eigentliche Übertragung der Marke darstellt.

Mitunter können markenrechtliche Übertragungsverträge schnell unübersichtlich und komplex und in der Folge für den Laien unverständlich werden. Aus diesem Grund sollte vor Abschluss eines solchen Vertrages anwaltliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Andernfalls können unerwünschte Überraschungen drohen.

Es besteht keine Verpflichtung, die Übertragung einer Marke beim Markenamt anzeigen zu lassen, bzw. die Übertragung im Register eintragen zu lassen. Gleichwohl sollte bei dem zuständigen Markenamt ein Antrag auf Eintragung einer Markenübertragung gestellt werden, § 27 Abs. 3 MarkenG. Im Zusammenhang mit einem solchen Antrag muss dem Markenamt die aus der Übertragung folgende Berechtigung an der Marke nachgewiesen werden, wobei regelmäßig (jedenfalls für eine Übertragung im Geltungsbereich des DPMA) die Unterzeichnung der notwendigen Formulare vom „Verkäufer“ und „Käufer“ der Marke unterzeichnet werden, § 28 Abs. 3 DPMV (Verordnung über das DPMA).

Die Notwendigkeit einer Eintragung des Überganges der Marke ergibt sich aus § 28 Abs. 1 MarkenG: denn hiernach wird vermutet, „dass das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht dem im Register als Inhaber Eingetragenen zusteht“. Nur derjenige, der als Markeninhaber eingetragen ist, kann die aus der Markeninhaberschaft abgeleiteten Rechte und Ansprüche geltend machen.

Es ist ohne besondere Probleme möglich, die Marke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen zu übertragen, § 27 Abs. 4 MarkenG.

Nach § 29 Abs. 1 MarkenG kann das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke begründete Recht „verpfändet werden, Gegenstand eines sonstigen dinglichen Rechts oder Gegenstand von Maßnahmen der Zwangsvollstreckung sein“. Somit sind dem Grunde nach alle beschränkt dinglichen Rechte des BGB auf Marken anwendbar.

Beispiel
Eine Marke kann zum Beispiel als Sicherheit bei einem Kredit dienen.

Häufig soll nicht die Marke übertragen werden, sondern lediglich eine Lizenz erteilt werden. Die Lizenzierung von Marken wird in § 30 MarkenG geregelt. Möglich sind einfache und ausschließliche Lizenzen. Während eine einfache Lizenz lediglich ein nicht exklusives Recht zur Nutzung der Marke einräumt, wird im Rahmen einer ausschließlichen Lizenz der Lizenznehmer als alleiniger Nutzer der Marke auftreten können.

Der Lizenzvertrag richtet sich ebenso wie der Markenübertragungsvertrag maßgeblich nach allgemeinen zivilrechtlichen Normen. Der Inhaber der Marke kann die ihm zustehenden markenrechtlichen Ansprüche gegen den Lizenznehmer nach § 30 Abs. 2 MarkenG geltend machen, wenn der Lizenznehmer gegen eine Vereinbarung des Lizenzvertrags verstößt, die einen der folgenden Punkte betreffen:

• die Dauer der Lizenz,
• die von der Eintragung erfassten Form, in der die Marke benutzt werden darf,
• die Art der Waren oder Dienstleistungen für die die Lizenz erteilt wurde,
• das Gebiets, in dem die Marke angebracht werden darf oder
• die Qualität der von ihm hergestellten Waren oder der von ihm erbrachten Dienstleistungen.

Wird eine Marke an einen anderen als den Lizenznehmer übertragen, bleibt die ursprüngliche Lizenzvereinbarung weiterhin nach § 30 Abs. 5 MarkenG bestehen.

Dieser Beitrag ist entnommen aus dem Buch „Markenrecht – eine Einführung“ von Harald Brennecke, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Florian Brückner, wissenschaftlicher Mitarbeiter, (1. Auflage: ISBN 978-3-939384-22-9) und ConstantinRaves, Rechtsanwalt, mit Fußnoten erschienen im Verlag Mittelstand und Recht, 2017, 2. vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage, www.vmur.de, ISBN 978-3-939384-81-6.

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