Das Widerspruchsverfahren - 3. Prüfungsumfang, Formalia, fehlende Benutzung

Dies ist die Fortsetzung des Beitrags Das Widerspruchsverfahren - 2. Statthaftigkeit, Berechtigung und Prüfungsumfang.

6. Nicht bzw. eingeschränkt zu berücksichtigende Gesichtspunkte

Im Widerspruchsverfahren werden eine Reihe von Fragen, die für die endgültige Berechtigung einer Eintragung bedeutsam sein können, nicht geprüft. Das gilt insbesondere für die Schutzfähigkeit der Widerspruchsmarke, den Bekanntheitsschutz und sonstige ältere Rechte. Auch Einwendungen außerhalb des formellen Markenrechts, z. B. Verwirkung, Rechtsmissbrauch etc., sind aus verfahrensrechtlichen Gründen im Widerspruchsverfahren ausgeschlossen. So ist etwa für den aufwendigeren Bekanntheitsschutz das Löschungsverfahren vorgesehen, weil das auf eine schnelle Erledigung ausgerichtete Widerspruchsverfahren insofern ungeeignet ist. Eingeschränkt überprüft werden die Widerspruchsberechtigung, die rechtserhaltenden Benutzung sowie die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.

7. Formalia

Der Widerspruch muss Innerhalb von drei Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke im Markenblatt des DPMA vom Inhaber einer Marken mit älterem Zeitrang erhoben werden (§ 42 Abs. 1 MarkenG). Die Frist ist nicht verlängerbar. Bei versäumter Widerspruchsfrist bleibt aber die Möglichkeit der Löschungsklage. Mit dem Widerspruch ist innerhalb der Widerspruchsfrist eine Widerspruchsgebühr in Höhe von 120 € je Widerspruchsmarke zu entrichten. Erfolgt dies nicht, gilt der Widerspruch als nicht vorgenommen. Der Widerspruch muss die Angabe der Registernummer der angegriffenen Marke, die Registernummer der Widerspruchsmarke (bzw. Aktenzeichen der Anmeldung) sowie Namen und Anschrift des Inhabers der Widerspruchsmarke enthalten. Einer weitergehenden Begründung bedarf es nicht. Zu empfehlen ist es, darüber hinaus auch den Namen des Inhabers der angegriffenen Marke anzugeben, eine Kopie der Widerspruchsmarke beizufügen und die Waren und Dienstleistungen zu bezeichnen, auf die der Widerspruch gestützt wird bzw. gegen die er sich richtet. Es ist möglich, den Widerspruch auf bestimmte Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke zu beschränken. Das kommt vor allem dann in Betracht, wenn im übrigen keine Ähnlichkeit zu Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke besteht und damit auch keine Kollision vorliegt. Eine Beschränkung hinsichtlich der kollidierenden Zeichen (z. B. eines bestimmten Zeichenbestandteils) ist dagegen nicht möglich. Der Widerspruch ist schriftlich beim DPMA (München oder Jena) einzulegen.

8. Einrede der fehlenden Benutzung

§ 43 MarkenG regelt die praktisch wichtige Einrede der nicht rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke. Für deren Erhebung genügt es, dass die Benutzung bestritten wird. Einer Begründung bedarf es nicht. Grundsätzlich muss eine Marke nämlich benutzt werden, da sie sonst verfällt und damit der Allgemeinheit wieder zur Verfügung steht. Der Widersprechende hat bei Bestreiten des Inhabers der neuen Marke zu beweisen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor Veröffentlichung der Eintragung der neuen Marke die Widerspruchsmarke benutzt hat, sofern sie zum Widerspruchszeitpunkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen war. Derjenige, dessen Marke angegriffen wird, sollte daher zunächst prüfen, ob die Widerspruchsmarke schon länger als fünf Jahre eingetragen ist und – wenn dies der Fall ist – regelmäßig die Einrede der fehlenden Benutzung erheben. Der Widersprechende hat dann die Möglichkeit, die Benutzung glaubhaft zu machen. Dies sollte sorgfältig unter möglichst präziser Angabe von Art, Umfang und Zeitraum der Benutzung erfolgen (z. B. mithilfe von Katalogen, Preislisten etc.).

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